„Glückskäse“: BGH zur gerichtlichen Hinweispflicht bei Verkennung der sekundären Darlegungslast im Rahmen des markenrechtlichen Benutzungsnachweises

Der BGH hat mit Urteil vom 18.5.2017 (I ZR 178/16) zur Verletzung des rechtlichen Gehörs bei einem unterbliebenem gerichtlichen Hinweis zur sekundären Darlegungslast im Rahmen des § 26 Abs. 1 MarkenG Stellung genommen.

Die Klägerin und die Beklagte vertreiben Käse und Käseprodukte. Die Beklagte ist Inhaberin der deutschen Wortmarke „Glückskäse“, die seit 2004 eingetragen ist. Die Klägerin verlangte Einwilligung in die Löschung der Wortmarke wegen Nichtbenutzung. Das LG München (Urt. v. 22.12.2015, 33 O 6746/15) gab der Klage statt. Die Berufung der Beklagten vor dem OLG München (Urt. v. 14.7.2016, 6 U 166/16) blieb erfolgslos.

Der BGH hob das Berufungsurteil auf und verwies es mit der Begründung zurück, dass der Anspruch der Beklagten auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt wurde.

Nachweis der ernsthaften Markenbenutzung durch die Beklagte

Die Beklagte wies vor dem LG München lediglich zwei Verkäufe von Schnittkäse mit einem Volumen von insgesamt etwas mehr als 100 EUR nach. Angesichts des im Jahr 2013 erzielten Umsatzes von ca. 27 Mio. EUR waren diese Geschäfte nicht geeignet, die ernsthafte Markenbenutzung nach § 26 Abs. 1 MarkenG nachzuweisen.

In der Berufungsbegründung konkretisierte die Beklagte ihren Vortrag zu Dauer und Umfang der Lieferung von „Glückskäse“ und wies die Lieferung an einen Kunden im Zeitraum Dezember 2011 bis Januar 2016 mit einem Umsatz von etwa 5600 EUR nach. Das OLG München lies diesen Vortrag jedoch nicht als neues Verteidigungsmittel zu. Es handele sich um einen neuen Tatsachenvortrag, durch welchen „das unschlüssige Vorbringen der Beklagten erstmals zum Umfang der behaupteten Benutzungshandlungen substantiiert“ werde (BGH, Urt. v. 18.5.2017, I ZR 178/16, Rn. 9).

Gerichtliche HInweispflicht bei sekundärer Darlegungslast

Der BGH sah dies anders. Der Vortrag der Beklagten sei gemäß § 531 Abs. 2 Nr. 2 ZPO zuzulassen, da es sich um einen Sachvortrag handele, der infolge eines entgegen § 139 Abs. 1 ZPO unterbliebenen gerichtlichen Hinweises vor dem LG München nicht geltend gemacht worden sei (BGH aaO, Rn. 11).

Die gerichtliche Hinweispflicht bestehe gegenüber einer anwaltlich vertretenen Partei grundsätzlich jedenfalls dann, wenn der Prozessbevollmächtigte die Rechtslage erkennbar falsch beurteilt. Der BGH nahm einen Rechtsirrtum seitens des Prozessbevollmächtigten der Beklagten vor dem LG München an, der eines gerichtlichen Hinweises bedurft hätte. Dieser war der Auffassung, seine generellen Angaben genügten und es bedürfe keines weiteren Vortrags zu konkreten Benutzungshandlungen. Hier habe er nach Ansicht des BGH den Umfang der ihn treffenden sekundären Darlegungslast bezüglich der Markenbenutzung gem. § 26 Abs. 1 MarkenG erkennbar falsch eingeschätzt (BGH aaO, Rn. 12 f.).

Ernsthafte Markenbenutzung auch bei Geringfügigkeit

Auf Grundlage des konkretisierten Vortrags der Beklagten liege demnach eine ernsthafte Markenbenutzung gem. § 26 Abs. 1 MarkenG vor. Denn auch geringfügige Benutzungen können als ernsthaft anzusehen sein, wenn sie mit Blick auf die Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen wirtschaftlich gerechtfertigt sind. Absolute Untergrenzen der ernsthaften Benutzung gebe es nicht. Auch dass die Lieferbeziehung nur zu einem Kunden besteht, hindere die Annahme einer ernsthaften Benutzung nicht (BGH aaO, Rn. 17 f.).

Bei Erteilung des gerichtlichen Hinweises durch das LG München an die Beklagte hätte demnach die Löschungsklage voraussichtlich keinen Erfolg gehabt.

2. November 2017