FAQ zum Fall Black Friday

Unter der Bezeichnung „Black Friday“ bieten Unternehmen seit Jahren spezielle Sales Aktionen an, die ausschließlich am Freitag nach dem amerikanischen Thanks Giving Fest stattfinden. Der „Black Friday“ 2017 fällt daher dieses Jahr auf den 24. November.

Die Idee eines Schäppchentages stammt aus den Vereinigten Staaten und ist etwa 2006 nach Deutschland übergeschwappt. Während in den USA vorwiegend der stationäre Handel den „Black Friday“ ausruft, handelt es sich in Deutschland vor allem um ein Verkaufsevent im Online-Handel.

Die Tatsache, dass der Begriff „Black Friday“ in Deutschland durch eine in Deutschland eingetragene Wortmarke geschützt ist,  sorgte bereits im vergangenen Jahr im Handel und in den Marketing- und Vertriebsabteilungen der Unternehmen für große Unruhe. Inhaber der Marke ist eine Firma aus Hongkong. Rechtlich vertreten wird die Markeninhaberin offenbar durch eine Berliner Anwaltskanzlei.

Die Wiener Black Friday GmbH behauptet, Inhaber der exklusiven Lizenzrechte an der Marke zu sein. Die Black Friday GmbH betreibt mit blackfridaysales.de eine Online-Werbe-Plattform, über die Verbraucher auf Schnäppcheangebote aller Unternehmen geleitet werden, die auf der Plattform registriert sind. Wer Partner der Plattform werden will, muss sich kostenpflichtig registrieren und erwirbt dabei eine Lizenz mit der Bezeichnung „Black Friday“ zu werben. Wer sich der Plattform nicht anschießt aber trotzdem „Black Friday“ Aktionen durchführt, muss damit rechnen, abgemahnt zu werden. Durch die Markeneintragung wird ein seit Jahren im gesamten Handel etabliertes Werbeevent zugunsten eines einzelnen Anbieters monopolisiert.

Mittlerweile wurden 14 Löschungsanträge gegen die Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt. Die Verfahren sind noch nicht entschieden. Daher stellen sich auch vor dem diesjährigen „Black Friday“ die Frage: was geschieht mit der Marke? Welche Ansprüche hat der Markeninhaber gegen Verwendungen des Begriffs? Wie ist weiteren Abmahnungen vorzubeugen?

Wir beantworten diese Fragen in unseren „FAQ zum Black Friday“. 

1. WARUM IST DER BEGRIFF "BLACK FRIDAY" ALLER VORAUSSICHT NACH NICHT ALS MARKE SCHUTZFÄHIG?

Grundsätzlich sind Wortzeichen als Marke eintragungsfähig. Dies gilt jedoch nicht, wenn dem Wortzeichen in Bezug auf die geschützten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, das Wortzeichen einem Freihaltebedürfnis unterliegt, oder es im Sprachgebrauch üblich geworden ist und einen klaren Bedeutungsgehalt hat (sog. absolute Schutzhindernisse).

Ähnlich wie Cyber MondayBoxing Day oder WSV und SSV ist „Black Friday“ seit Jahren als beschreibender Begriff für ein bestimmtes Verkaufsereignis üblich geworden. Verbraucher entnehmen dem Begriff keinen darüber hinausgehenden Hinweis auf einen bestimmten Hersteller von Waren oder einen Veranstalter eines bestimmten Verkaufsevents. Daher fehlt der Marke „Black Friday“ die Unterscheidungskraft für jegliche Waren und Dienstleistungen, die im Zusammenhang 

2. WIE KANN ES ZUR REGISTRIERUNG DER MARKE "BLACK FRIDAY" ÜBERHAUPT KOMMEN, WENN DOCH DER BEGRIFF NICHT SCHUTZFÄHIG IST?

Bei der Markenanmeldung wird vom jeweiligen Markenamt geprüft, ob die angemeldete Bezeichnung einem absoluten Schutzhindernis unterliegt. Wird dabei festgestellt, dass der Eintragung ein solches Schutzhindernis entgegensteht, muss die Eintragung der Marke abgelehnt werden. Vor diesem Hintergrund hätte das Markenamt schon 2013 zu dem Ergebnis kommen müssen, dass die Marke „Black Friday“ nicht eintragungsfähig ist. Es geschieht jedoch immer wieder, dass Begriffe, die bereits Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden haben, als Marke eingetragen werden. Die Entscheidung, eine Marke einzutragen oder nicht, entscheidet ein einzelner Prüfer beim Markenamt. Ist ihm die Verwendungsformen des angemeldeten Begriffs nicht geläufig, kommt es zur Eintragung von Begriffen, die der Allgemeinheit zur freien Verfügung stehen müssen. Das ist misslich, aber nicht zu ändern. Durch Eintragung der Marke „Black Friday“, müssen sich nun alle Marktteilnehmer dem Markenmonopol eines einzelnen Anbieters unterwerfen und die Verwendung des Begriffs einstellen.

Das Markenrecht will genau solche Situationen verhindern. Hierzu sieht es vor, dass auch nach Eintragung der Marke jedermann Löschungsantrag gegen die Marke beim Markenamt einreichen kann. Der Antragsteller muss dann nachweisen, dass der als Marke geschützte Begriff im Zeitpunkt der Eintragung nicht schutzfähig war. Für die Marke "Black Friday" dürfte die Beweisführung kein allzu großes Problem sein, da sich aus diversen Presseberichten und anderen Quellen ergibt, dass „Black Friday“ in Deutschland seit vielen Jahren als Begriff für Sales Aktionen am Freitag nach dem amerikanischen Thanks Giving Fest geläufig ist. Dementsprechend sind gegen die Marke "Black Friday" mittlerweile 14 Löschungsanträge beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangen.

3. WELCHES INTERESSE HAT EINE CHINESISCHE FIRMA DARAN, DEN BEGRIFF "BLACK FRIDAY" IN DEUTSCHLAND ZU MONOPOLISIEREN?

Dazu muss man sich die Historie der Marke „Black Friday“ anschauen. Die Marke wurde im Jahr 2013 durch eine Klingenthal Südring GmbH angemeldet und nach ihrer Eintragung an eine MR Verwaltungs GmbH übertragen. Ob diese Firmen die Marke überhaupt benutzt haben, ist nicht bekannt. Die Black Friday GmbH, vertreten durch dieselben Berliner Anwälte wie die Inhaberin der Wortmarke, meldete im Jahr 2015 eine Wort-Bildmarke mit dem Wortbestandteil „Black Friday“ beim Europäischen Markenamt (EUIPO) an. Gegen die Marke legte die damalige Inhaberin der Wortmarke, die MR Verwaltungs GmbH, aufgrund ihrer älteren Rechte Widerspruch ein. Daraufhin stellte die Black Friday GmbH Löschungsantrag gegen die Wortmarke und wandte die fehlende Schutzfähigkeit der Marke ein(!). Sodann übertrug die MR Verwaltungs GmbH die Wortmarke an die jetzige Inhaberin aus Hongkong und nahm den Widerspruch gegen die Wort-Bildmarke der Black Friday GmbH zurück. Das klingt ziemlich verworren. Das maßgebliche Interesse an der Wortmarke hat aber die Black Friday GmbH, die auf diese Weise ein exklusives Geschäftsmodell mit Black Friday Werbeaktionen in Deutschland durchsetzen möchte. Die Firma aus Hongkong ist möglicherweise nur Mittel zum Zweck.

4. SIND MIT EINER LÖSCHUNG DER MARKE "BLACK FRIDAY" ALLE PROBLEME BESEITIGT?

Ja, denn aus einer gelöschten Marke können keine Rechte mehr hergeleitet werden. Das bedeutet aber im Umkehrschluss: solange die Marke nicht gelöscht ist, kann der Inhaber aus ihr Rechte geltend machen. Ein Löschungsverfahren kann sich durch mehrere Instanzen ziehen, ggf. also ein paar Jahre dauern. Während dieser Zeit kann der Markeninhaber also unter Berufung auf die Marke weiter abmahnen.

Aktuell ist nicht damit zu rechnen, dass die anhängigen Löschungsverfahren – oder eines davon - vor dem 24.11.2017 entschieden werden. Realistisch ist eine Entscheidung innerhalb des ersten Halbjahres 2018. Allerdings kann eine Entscheidung des DPMA angefochten werden. In diesem Fall muss das Bundespatentgericht über die Löschung der Marke entscheiden. Möglicherweise ist daher erst im Jahr 2019 mit einer rechtskräftigen Entscheidung über den Bestand der Marke „Black Friday“ zu rechnen. 

5. VERLETZE ICH DIE MARKE, WENN ICH MIT DEM BEGRIFF "BLACK FRIDAY" FÜR SALES AKTIONEN WERBEN?

Es spricht einiges dagegen.

Trotz des markenmäßigen Monopols an der Bezeichnung „Black Friday“, führt nicht jede Verwendung dieser Bezeichnung zu einer Verletzung der Marke.

a)       Eine Markenverletzung setzt voraus, dass ein mit der Marke ähnliches oder identisches Zeichen zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, die von der Marke geschützt sind.

Die Marke „Black Friday“ ist für diverse Werbeleistungen geschützt. Dies sind allerdings Dienstleistungen, die der Werbende für Dritte erbringt. Bei den gewöhnlichen Black-Friday-Sales-Aktionen handelt es sich aber um Werbung für eigene Produkte des Werbenden. In einem solchen Fall wird das Zeichen „Black Friday“ nicht für Dienstleistungen benutzt, die von der Marke geschützt sind. Wer allerdings „Black Friday“ für die Bezeichnung einer Werbeaktion nutzt, bezeichnet damit nicht zwangsläufig auch die Waren selbst, solange er das Zeichen nicht auf der Verpackung der Ware anbringt. Das spricht gegen eine Markenverletzung.

b)       Eine Markenverletzung setzt ferner voraus, dass der Verbraucher die konkrete Verwendung eines Zeichens als Marke wahrnimmt (sog. markenmäßige Benutzung).

Die Verwendung eines Zeichens ist markenmäßig, wenn das Zeichen bei seiner konkreten Verwendung vom Publikum überhaupt wie eine Marke wahrgenommen wird. Bei der Bezeichnung einer Werbeaktion als „Black Friday“ ist nicht von einer markenmäßigen Benutzung auszugehen. Der Begriff steht für ein Shopping-Event und ist kein Hinweis auf einen bestimmten Hersteller von Waren oder Anbieter von Dienstleistungen. Auch das spricht gegen eine Markenverletzung.

c)       Der Schutzbereich der Marke „Black Friday“ ist sehr gering

Obwohl die Marke „Black Friday“ löschungsreif sein dürfte, wäre ein Gericht an den Bestand der Marke gebunden. Es darf die Marke also nicht komplett ignorieren sondern muss von einer Verletzung der Marke ausgehen, wenn die Voraussetzungen im Übrigen (markenmäßige Benutzung, Dienstleistungsübereinstimmung) vorliegen.

Allerdings hat der Richter bei der Festlegung der Unterscheidungskraft Spielraum. Er darf also einer an sich nicht schutzfähigen aber eingetragenen Marke eine schwache Unterscheidungskraft bescheinigen. Nach der Rechtsprechung kann in solchen Fällen eine Markenverletzung zu verneinen sein, wenn das benutzte Zeichen geringfügige Abweichungen zur Marke enthält (BGH v. 12.11.2009 – I ZR 183/07 „WM Marken“ (Südafrika 2010 / South Africa 2010; BGH v. 5.6.2008 – I ZR 169/05 – POST / die neue Post). Die Benutzung des Zeichens „Black Friday“ mit Abweichungen könnte daher zulässig sein.

Diese Möglichkeit haben sich viele Händler zu Nutze gemacht und auf die identische Benutzung der Bezeichnung „Black Friday“ verzichtet. So las man im vergangenen Jahr am Freitag nach Thanksgiving schon mal „Red Friday“, „Black Week“ oder einfach nur „eintägiges Shopping Event“ an den Schaufenstern einiger Läden.

6. WIE SCHÜTZE ICH MICH GEGEN ABMAHNUNGEN, KLAGEN ODER GERICHTLICHE VERFÜGUNGEN?

Trotz bereits eingegangener Löschungsanträge gegen die Marke Black Friday sind bis zur rechtskräftigen Entscheidung über eine Löschung der Marke Abmahnungen nicht zu verhindern. Da die Löschung der Marke einige Zeit dauern wird (siehe oben Frage 4), besteht die Gefahr Möglichkeit, dass die Markeninhaberin aus Hong Kong oder deren Lizenznehmerin Verwendungen des Begriffs abmahnen und gerichtlich verfolgen.

Bislang ist uns nicht bekannt, dass Gerichte über solche Fälle entschieden haben, was aber nicht ausschließt dass dies noch geschieht.

Im Falle einer Klage dürfte das entscheidende Gericht das Verfahren aber bis zur Entscheidung über die Löschung der Marke aussetzen (dh. möglicherweise bis 2019 oder länger), weshalb mit Klagen eher nicht zu rechnen ist.

Statt einer Klage könnte aber auch eine einstweilige Unterlassungsverfügung beantragt werden. Im einstweiligen Rechtsschutz kann ein Gericht auch ohne Anhörung des Gegners entscheiden. Gegen eine solche einstweilige Verfügung kann aber vorab Vorsorge getroffen werden. Als proaktives Mittel dient hier die Schutzschrift. Dies ist ein vorbeugender Verteidigungsschriftsatz, der zentral beim Schutzschriftenregister hinterlegt wird. Die Schutzschrift enthält idealerweise alle Gründe, die gegen einen Verletzungsanspruch sprechen und kann (muss aber nicht) zur Zurückweisung des Verfügungsantrages führen. In jedem Fall wird das angerufene Gericht die Schutzschrift zur Kenntnis nehmen und garantiert dem Antragsgegner damit ein Mindestmaß an rechtlichem Gehör.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie abgemahnt wurden oder damit rechnen müssen bzw. wenn Sie sich über geplante Werbevorhaben zum Black Friday rechtlich beraten lassen wollen.

6. November 2017